PUTUSAN Nomor 01/Merek/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst.

DEM I KEADILAN BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa

dan mengadili gugatan pembatalan merek pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut dalam perkara antara :

GIANNI VERSACE, S.P.A, Suatu perseroan menu rut Undang-Undang Negara

bagian Italia, berkedudukan di : Via Manzoni 38, 20121 Milan Italy (dahulu Della Spiga 25, 20121 Milan, Italy), yang dalam hal ini memilih tempat kediaman Hukum di Kantor Kuasa Hukum Endra Agung Prabawa, SH dan Agus Tribowo Sakti, SH, pengacara dan Penasehat Hukum dari AMROOS & PARTNERS, beralamat di Jalan Permata Hijau Raya Kav. 8-29, Senayan, Jakarta 12210 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2002, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Melawan

SUTEDJ0 (WNI). beralamat di Jalan Daan Mogot I No. 18, Jakarta Barat, yang

dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukumnya di Kantor Kuasa Hukumnya Tuan Ahmad, SH, Pengacara pad a NELSON DARWIS & ASSOCIATES berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 05/SK/ND/1/2004 tanggal 26 Januari 2004, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan ; Telah mendengar Penggugat dan Tergugat ; Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh

para pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat Gugatan yang diajukan dikepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tertanggal 8 Januari 2004 dibawah No. 01/MEREK/2004/PN.NIAGA.JKT.PST telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang berhak atas merek terkenal

VERSUS, VERSUS GIANNI VERSACE dan VERSUS VERSACE yang sudah terdaftar di berbagai negara termasuk di Indonesia pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia C.q. Direktorat Merek yaitu :

a). Untuk merek VERSUS terdaftar dengan nomor-nomor sebagai berikut : 1. 474687 tanggal 30 April 2001 untuk melindungi jenis barang

yang termasuk dalam kelas 09 (Bukti P-1); 2. 474688 tanggal 30 April 2001 untuk melindungi jenis barang

yang termasuk dalam kelas 18 (Bukti P-2 ) ; b). Untuk merek VERSUS GIANNI VERSACE terdaftar dengan nomor-

nomor sebagai berikut : 3. 353645 tanggal 2 Februari 1996 untuk melindungi jenis

barang yang termasuk kedalam kelas 09 (Bukti P-3) ; 4. 325332 tanggal 6 Januari 1995 untuk melindungi jenis

barang yang termasuk kedalam kelas 18 (Bukti P-4) ; 5. 384570 tanggal 1 September 1997 untuk melindungi jenis

barang yang termasuk kedalam kelas 25 (Bukti P-5) ; 2. Bahwa selain itu penggugat juga sedang mengajukan permintaan

pendaftaran merek pada Oepartemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia C.q. direktorat Merek yaitu : a). Untuk merek VERSUS dengan nomor-nomor agenda sebagai

berikut : 1. DOO-6620 tanggal 7 April 2000 untuk melindungi jenis

barang yang termasuk kedalam kelas 03 (Bukti P-6) ; 2. 000-6619 tanggal 7 April 2000 untuk melindungi jenis barang

yang termasuk kedalam kelas 25 (Bukti P- 7) ; b) Untuk merek VERSUS VERSACE dengan nomor agenda DOO-

2002 01418-01424 pada tanggal 23 Januari 2002 untuk melindungi jenis barang yang termasuk kedalam kelas 03 (Bukti P-8) ;

3. Bahwa merek Penggugat VERSUS, VERSUS GIANNI dan VERSUS VERSACE telah dipakai, dipromosikan serta terdaftar di negara asalnya Italia sejak tahun 1989 di lebih dari 30 negara, sehingga merek Penggugat Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang Merek No. 15 Tahun 2001 harus dikualifikasikan sebagai merek terkenal;

Bukti-bukti keterkenalan merek VERSUS, VERSUS GIANNI VERSACE dan VERSUS VERSACE milik Penggugat tersebut akan kami sampaikan pada acara pembuktian ;

4. Bahwa ternyata diketahui oleh Penggugat bahwa Tergugat tanpa seizin Penggugat telah mendaftarkan merek-merek VERSUS dengan nomor-nomor pendaftaran sebagai berikut : a. 352782 pad a tanggal 1 Februari 1996 untuk melindungi jenis

barang di kelas 24 (Bukti P-9) ; b. 310053 pad a tanggal 23 Agustus 1994 untuk melindungi jenis

barang di kelas 25 (Bukti P-10) ; c. 431190 pada tanggal 30 Agustus 1999 untuk melindungi jenis jasa

di kelas 42 (Bukti P-11)

Yang mempunyai persamaan pad a pokoknya dengan merek-merek Penggugat VERSUS, VERSUS GIANNI VERSACE dan VERSUS VERSACE (Bukti P-1 s.d. P-8)

5. Bahwa Penggugat sangat keberatan atas pendaftaran merek-merek Tergugat tersebut (Bukti P-9 s.d P-11), karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek-merek Penggugat VERSUS, VERSUS GIANNI VERSACE dan VERSUS VERSACE yang sudah terkenal (Bukti P-1 s.d. P-8), sehingga berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) dan (b) serta Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 pendaftaran merek Tergugat (Bukti P-9 s.d P-11) tersebut seharusnya dibatalkan ;

6. Bahwa sukar dapat dibayangkan maksud lain dari Tergugat mendaftarkan VERSUS sebagai merek-mereknya (Bukti P-9 s.d P-11), kecuali dengan itikad buruk hendak membonceng pada keterkenalan merek-merek Penggugat untuk menikmati keuntungan dengan mudah, sehingga menurut Penjelasan Pasal 4 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 pendaftaran merek-merek Tergugat (Bukti P-9 s.d P-11) tersebut seharusnya dibatalkan;

7. Bahwa pemakaian dan pendaftaran merek-merek VERSUS (Bukti P-9 s.d P-11) oleh Tergugat yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal Penggugat, dapat menimbulkan kesan pada khalayak ramai seakan-akan merek serta hasil-hasil produksi Tergugat berasal dari Penggugat, atau mempunyai hubungan erat dengan Penggugat, halmana sangat merugikan Penggugat, sehingga berdasarkan Pasal 68 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 69 ayat (2) Undang-undang No. 15 Tahun 2001, merek-merek TERGUGAT (Bukti P-9 s. d P-11) tersebut seharusnya dibatalkan;

8. Bahwa ada seribu satu kata atau kombinasi kata lain yang dapat digunakan oleh Tergugat untuk merek dari produknya tanpa harus menjiplak merek-merek terkenal Penggugat. Perbuatan ini bertentangan dengan rasa kepatutan dan keadilan serta maksud dan tujuan dari Undang-undang No. 15 Tahun 2001 untuk memberikan perlindungan terhadap merek terkenal (Bandingkan dengan Pasal 6 big Konvensi Paris dan Pasal16 Persetujuan TRIPs) ;

9. Bahwa dapat dipastikan, tanpa diilhami merek-merek terkenal milik Penggugat (Bukti P-1 s.d P-8), Tergugat tidak akan pernah memikirkan untuk mendaftarkan VERSUS sebagai merek-mereknya. Bahkan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 220 K/Pdtl1986 secara tegas pula menyatakan bahwa pengusaha lokal seperti Tergugat sekarang ini wajib menggunakan merek dengan identitas nasional, bukan menjiplak nama atau merek asing, karena dapat menyesatkan konsumen tentang asal usul barang ;

10. Bahwa mengingat merek-merek Tergugat VERSUS dengan nomor-nomor pendaftaran 352782, 310053, dan 431190 (Bukti P-9 s.d. P-11) diperoleh pendaftarannya dengan itikad tidak baik, maka berdasarkan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 69 ayat (2) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Penggugat berhak menuntut pembatalan atas pendaftaran merek milik Tergugat tersebut. Bandingkan pula dengan Pasal 6 bis ayat

(3) Konvensi Paris yang menyatakan bahwa "No limit shall be fixed for seeking the cancellation of the marks registered in bad faith" ;

Maka berdasarkan semua alasan hukum tersebut diatas, sudilah Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memberikan putusan sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang berhak atas merek-merek

terkenal VERSUS, VERSUS GIANNI VERSACE dan VERSUS VERSACE (Bukti P-1 s.d P8) di wi/ayah Republik Indonesia untuk membedakan hasil produksi Penggugat dengan hasil produksi pihak lain;

3. Menyatakan merek-merek Tergugat VERSUS dengan nomor-nomor pendaftaran 352782, 310053, dan 431190 (Bukti P-9 s.d. P-11) mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek-merek terkenal VERSUS, VERSUS GIANNI VERSACE dan VERSUS VERSACE milik Penggugat (Bukti P-1 s.d P-8) ;

4. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat mengajukan pendaftaran merek-merek VERSUS dengan nomor-nomor pendaftaran 352782, 310053, Dan 431190 (Bukti P-9 s.d. P-11) mengandung itikad tidak baik, karena meniru merek-merek terkenal milik Penggugat ;

5. Menyatakan batal merek-merek Tergugat VERSUS dengan nomor-nomor pendaftaran 352782, 310053, dan 431190 (Bukti P-9 s.d. P-11) dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya ;

6. Memerintahkan Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia cq Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek untuk membatalkan dengan cara mencoret merek-merek VERSUS dengan nomor-nomor pendaftaran 352782, 310053, dan 431190 (Bukti P-9 s.d. P-11) dari Daftar Umum Merek sekaligus mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek ;

7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara menurut hukum; Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan baik

Penggugat maupun Tergugat telah hadir diwakili oleh kuasanya masing-masing seperti tersebut dimuka ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mengusahakan agar kedua belah pihak melakukan perdamaian, akan tetapi usaha itu tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 4 Pebruari 2004 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut : DALAM KONPENSI DALAM EKSEPSI 1. Gugatan Penggugat kurang pihak .

a. Bahwa, gugatan yang diajukan Penggugat kurang pihak, karena Penggugat tidak menyertakan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara ini, sementara Direktorat Jenderal Hak

Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek adalah instansi negara yang berwenang menjalankan ketentuan mengenai tat a cara dan prosedur untuk mendapatkan hak atas Merek, serta menerbitkan Sertifikat Merek, yang pad a kenyataannya juga mengabulkan permohonan hak atas Merek Versus yang diajukan oleh Tergugat, antara lain dengan Nomor Pendaftaran 310053 tertanggal 23 Agustus 1994, Nomor Pendaftaran 352782 tertanggal 1 Pebruari 1996 dan Nomor Pendaftaran 431190 tanggal 30 Agustus 1999 yang diberikan atau diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek kepada Tergugat selaku pemohon hak merek Versus;

b. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek sebagai Tergugat atau Turut Tergugat didalam perkara ini, telah mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak dan secara hukum patut dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

2. Gugatan Penggugat Obscuur Libel/Kabur. Bahwa, gugatan yang diajukan Penggugat Obscuur Libel/Kabur karena dalam posita gugatan point 3. penggugat mendalilkan bahwa merek-mereknya sebagai merek terkenal, namun alasan dan/atau kriteria keterkenalan dari Merek penggugat tersebut ternyata tidak didalilkan Penggugat dalam perkara sebagai suatu keharusan untuk memberi kejelasan dan gugatan ini, bahwa menurut Penggugat akan disampaikan dalam acara pembuktian. Bahwa, dengan tidak dimuatnya secara lengkap gugatan Penggugat dalam perkara ini terutama mengenai keterkenalan merek Penggugat menurut Penggugat tersebut membuat gugatan Penggugat menjadi Obscuur Libel/Kabur dan secara hukum gugatan penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

3. Gugatan Penggugat Kadaluarsa. Gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat Kadaluarsa karena sesuai dengan Ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 ditegaskan bahwa, "Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek", sementara tenggang waktu pendaftaran merek milik Tergugat dengan waktu pengajuan perkara ini ke Pengadilan Niaga kurang lebih 10 tahun dalam artian sudah melebihi tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 69 ayat (1) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 (merek Tergugat didaftarkan pertama kali pada tahun 1994 sebagaimana dalil penggugat point 1, sementara perkara gugatan merek ini baru diajukan Penggugat pertahun 2004 dibawah register perkara No. 01/HKI-MEREK/2004/PN.NIAGA.JKT.PST, tertanggal 8 Januari 2004). Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, maka gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat telah kadaluarsa dan haruslah ditolak dan/atau

dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat

dalam surat gugatan kecuali secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat ;

2. Bahwa, mohon agar semua dalil yang dikemukakan Tergugat dalam eksepsi mohon dipandang sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dan terkait erat dengan dalil Tergugat dalam pokok perkara ini ;

3. Bahwa, sebelum Tergugat memberikan tanggapannya atas dalil Penggugat dalam pokok perkara ini, terlebih dahulu Tergugat dijelaskan beberapa hal untuk kiranya diketahui Majelis Hakim berkaitan dengan merek Versus milik Tergugat sebagai berikut : a. Tergugat adalah pemegang hak atas merek Versus yang telah

terdaftar dalam Daftar Umum Merek, pada Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan nom or pendaftaran sebagai berikut :

310058 tertanggal 23 Agustus 1994, untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 25 (Bukti T -1);

35278 tertanggal 1 Pebruari 1996, untuk melindungi jenis barang dalam kelas 24 (Bukti T -2) ;

431190 tertanggal 30 Agustus 1999, untuk melindungi jenis barang dalam kelas 42 (Bukti T -3) ;

b. Bahwa, pendaftaran Merek Versus yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi segala persyaratan dan tata cara serta telah melalui proses pemeriksaan yang ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang Merek pad a saat itu, yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 1992, sehingga permohonan Tergugat tersebut dikabulkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

c. Bahwa, sebagai tindak lanjut dari adanya pendaftaran Merek Versus milik Tergugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal19, 20 dan 21 Undang-Undang No.19 Tahun 1992, Direktorat Merek telah mengumumkan permohonan pendaftaran Merek Versus yang diajukan oleh Tergugat, dengan cara menempatkannya dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI), serta didalam sarana khusus yang dapat dengan mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat selama 6 (enam) bulan ;

d. Bahwa selama dalam 6 (enam) bulan masa pengumuman tersebut ternyata tidak ada keberatan dari pihak manapun termasuk dari Penggugat terhadap pendaftaran Merek Versus yang diajukan oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal 29 Undang-Undang No. 19

Tahun 1992, Direktorat Merek kemudian menerbitkan Sertifikat Merek atas nama Tergugat ;

4. Bahwa, mengenai dalil gugatan Penggugat pada point 1 yang pada intinya menyatakan "Penggugat adalah pemilik yang berhak atas merek terkenal Versus, Versus Gianni Versace dan Versus Versace termasuk di Indonesia pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia", dapat ditanggapi oleh Tergugat sebagai berikut : a. Bahwa, pengakuan terhadap hak atas suatu Merek di Indonesia

ditentukan dari Merek siapa yang paling pertama diterima dan terdaftar di Direktorat Merek atas permohonan Merek yang diajukan oleh pemohon hak atas merek, dengan cara Direktorat Merek mengeluarkan Sertifikat Merek setelah permohonan merek memenuhi semua prosedur dan tata cara pendaftaran merek yang ditentukan oleh ketentuan Undang-Undang Merek ;

b. Bahwa, mengenai siapa yang paling berhak atas merek Versus di Indonesia sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada dalil gugatannya point 1, sebenarnya dapat dilihat dari waktu perolehan hak atas merek tersebut yang diberikan oleh Oirektorat Merek, dimana Penggugat baru memperoleh hak atas merek pad a tanggal 6 Januari 1995 dengan nama Versus Gianni Versace dengan No. pendaftaran 325332 untuk melindungi jenis barang yang termasuk kedalam kelas 18, selanjutnya dengan No. pendaftaran 353645 untuk kelas 09 pada tanggal 12 Pebruari 1996 dan untuk kelas 25, dengan No. pendaftaran 384570 baru pada tanggal 1 September 1997, sedangkan untuk Merek Versus, Penggugat baru mendaftarkan pada 7 April 2000 dengan No. 0006620 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 03 dan dengan No. D00-6619 pada tanggal 7 April 2000 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 25. Sedangkan untuk Merek Versus Versace pad a tanggal 23 Januari 2002 yang termasuk dalam kelas 03, sedangkan Tergugat telah terlebih dahulu memperoleh hak atas merek Versus pada tanggal 23 Agustus 1994 melalui permohonan hak atas Merek Versusu yang diajukan Tergugat ;

c. Bahwa dengan melihat waktu perolehan hak atas Merek Versus yang diperoleh oleh T ergugat maupun Penggugat yang diberikan oleh Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, maka sebenarnya Tergugatlah yang paling berhak atas penggunaan Merek Versusu di Indonesia, karena Tergugat adalah pendaftar pertama yang telah terlebih dahulu memperoleh hak atas Merek Versus tersebut pada tanggal 23 Agustus 1994 ;

d. Bahwa, berdasarkan fakta yang dikemukakan Tergugat sebagaimana point a, b dan c tersebut diatas, maka dalil Penggugat pad a point 1 gugatannya yang mengklaim diri sebagai pemilik yang berhak atas Merek terkenalnya termasuk di Indonesia

adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan dan patut ditolak oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

5. Bahwa, terhadap dalil Penggugat dalam point 2 gugatannya berkaitan dengan pengajuan permintaan pendaftaran Merek Versusu dan Versus Versace pad a Oirektorat Merek, dapat ditanggapi oleh T ergugat sebagai berikut : a. Bahwa, proses pengajuan permintaan pendaftaran Merek Versus

dan Versus Versace sebagaimana didalilkan dalam point 2 tersebut seharusnya dihentikan terlebih dahulu atau dibatalkan sehubungan dengan adanya pengajuan gugatan perkara ini oleh Penggugat ke Pengadilan, mengingat Tergugat juga berhak alas Merek Versus yang telah terdaftar di Direktorat Merek ;

b. Bahwa, pengajuan permintaan pendaftaran Merek Versus dan Versus Versace baru dapat diteruskan setelah putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap dan pasti, yang menentukan siapakah yang paling berhak atas penggunaan Merek Versus;

6. Bahwa, dalil Penggugat pada point 3 dalam gugatannya yang menyatakan bahwa Versus adalah Merek terkenal haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan, karena sampai saat ini belum ada definisi baku mengenai kriteria Merek terkenal. Adapun menurut Penjelasan pasal 6 ayat (2) huruf a Undang-Undang Merek No. 19 Tahun 1992 jo. Penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf b, untuk dapat dikatakan sebagai Merek terkenal haruslah memperhatikan pengetahuan umum masyarakat pada saat itu mengenai Merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan. Sedangkan pada saat Tergugat mendaftarkan Merek Versus pad a tahun 1994, belum banyak masyarakat yang mengenal Merek Versus, sehingga pada saat Tergugat mendaftarkan mereknya, Merek Versus belum dapat dikatakan sebagai Merek terkenal ;

7. Bahwa, apabila Penggugat merasa mereknya adalah terkenal, seharusnya Penggugat menggunakan Hak Prioritas seperti yang ditentukan didalam pasal 12 dan pasal 18 Undang-Undang No. 19 Tahun 1992, yaitu dalam waktu 6 (enam) bulan sejak terdaftarnya Merek Penggugat di negara asalnya, harus sudah mendaftarkan mereknya di Indonesia. Hal itu berarti 6 (enam) bulan setelah tahun 1989 seperti yang didalilkan Penggugat dalam point 3 gugatannya. Namun kesempatan untuk memanfaatkan Hak Prioritas tersebut tidak digunakan oleh penggugat ;

8. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam point 4 gugatannya, yang pada intinya menyatakan "bahwa Tergugat tanpa seizin Penggugat telah mendaftarkan Merek Versus yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat", dapat ditanggapi oleh Tergugat sebagai berikut : a. Bahwa, Tergugat adalah pihak lebih dahulu memperoleh hak atas

Merek Versus daripada Penggugat, maka dengan demikian penggunaan Merek Versus oleh Tergugat, yang mana didalilkan oleh Penggugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek

Penggugat adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan menurut hukum ;

b. Bahwa, sesuai dengan sistem pendaftaran konstitutif yang mengharuskan adanya pendaftaran untuk memperoleh hak atas Merek, dan azas pendaftaran pertama (first to file) yang dianut oleh Undang-Undang Merek, maka seharusnya Penggugatlah yang harus minta izin dari Tergugat sebagai pihak yang pertama kali mendaftarkan Merek Versus;

9. Bahwa, dalil penggugat pada point 5 gugatannya yang menyatakan sangat keberatan dengan pendaftaran Merek Versus oleh Tergugat haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan, dengan alasan sebagai berikut : a. Keberatan Penggugat pada point 5 adalah tidak beralasan karena

pad a saat merek Tergugat didaftarkan dan melewati tenggang waktu 6 bulan masa pengumuman, Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan atas pendaftaran merek Versus yang diajukan oleh Tergugat, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 22 Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek yang berlaku ketika itu ;

b. Bahwa, ketentuan Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 yang didalilkan Penggugat sebagai dasar untuk mengajukan keberatan atas pendaftaran Merek Tergugat yang telah didaftarkan pada tahun 1994, adalah tidak tepat dan tidak beralasan, mengingat ketentuan Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 pad a saat pendaftaran Merek Tergugat tersebut belum berlaku ;

10. Bahwa Tergugat dengan itikad baik mendaftarkan merek Versus dengan No. pendaftaran 310053,352782,431190. Pada saat itu merek Versus merupakan merek baru yang belurn pernah didaftarkan sebelumnya di Indonesia, bahkan oleh Penggugat sekalipun, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 4 Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek, Direktorat Merek mengabulkan permohonan pendaftaran merek Versus yang oleh Tergugat. Hal ini dengan sendirinya membuktikan bahwa Tergugat mempunyai itikad baik. Oleh karena itu, dalil Penggugat dalam point 6 gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat mendaftarkan merek Versus dengan itikad buruk hendak membonceng keterkenalan merek Penggugat adalah dalil tidak beralasan dan haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan;

11. a. Pemakaian dan pendaftaran merek Versus oleh Tergugat adalah dimaksudkan dan ditujukan untuk kepentingan usahanya, dan sarna sekali tidak bermaksud untuk meniru atau bahkan mengaburkan kesan pada khalayak ramai, mengingat pada sa at pendaftaran dan pemakaian merek Versus tersebut, Penggugat belum mendaftarkan mereknya, sehingga berdasarkan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku pada sa at pendaftaran merek Tergugat

tersebut, pendaftaran dan pemakaian merek Versus oleh Tergugat tidak mung kin menimbulkan kesan seakan-akan merek dan hasil-hasil Tergugat berasal dari Penggugat atau mempunyai hubungan erat dengan Penggugat dan sarna sekali tidak mungkin merugikan Penggugat ; Bahwa ketentuan pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 yang digunakan oleh Penggugat untuk membatalkan merek Tergugat adalah tidak tepat dan tidak beralasan, karena sesuai dengan ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang- Undang No. 15 Tahun 2001, hak Penggugat untuk mengajukan pembatalan merek Tergugat telah lewat waktu atau kadaluarsa, yakni telah melewati tenggang waktu pembatalan merek yang dipersyaratkan oleh undangundang, baik Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 maupun Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, sedangkan merek T ergugat sudah terdaftar sejak tahun 1994 sehingga gugatan pembatalan merek milik Tergugat yang diajukan oleh Penggugat pada saat ini dengan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 adalah kadaluarsa menurut hukum. Dengan demikian, dalil Penggugat mengenai pembatalan merek Tergugat pad a point 7 gugatannya haruslah ditolak ; 12. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point 8 dapat ditanggapi oleh Tergugat sebagai berikut : a. Tergugat sarna sekali tidak menjiplak merek Penggugat, karena pada saat pendaftaran merek Tergugat tersebut, Tergugat belum/tidak pernah mengetahui adanya merek Penggugat, baik di Indonesia maupun di luar negeri, apalagi merek Penggugat tersebut ketika itu belum terdaftar di Direktorat Merek ; b. Bahwa sesuai dengan azas legalitas yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia, ketentuan pasal 16 Perjanjian TRIPs yang didalilkan oleh Penggugat tidak dapat diberlakukan dan/atau berlaku surut terhadap pendaftaran merek Tergugat, mengingat Perjanjian TRIPs baru diratifikasi dan diundangkan di Indonesia pada tanggal 2 Nopember 1994, sedangkan Tergugat pertama kali memperoleh hak atas merek Versus dengan No. 310053 adalah pada tanggal 23 Agustus 1994 ; 13. Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat point 9 dapat ditanggapi oleh Tergugat sebagai berikut : a. Bahwa, kata Versus sendiri merupakan istilah umum yang dalam bahasa Inggris yang bila diterjemahkan secara 14 ~ Himpunan Putusan-putusan Pengadi/an Niaga: MEREK (8)

dalam bahasa Indonesia berarti "Iawan/melawanl ", sehingga tanpa pernah mendengar merek sekalipun yang ketika itu belum ada di kata Versus tersebut dapat saja dipakai sebagai merek oleh siapapun termasuk oleh Tergugat ; Bahwa, berdasarkan dalil Tergugat dalam point 13 huruf a diatas, maka ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 220K/Pdtl1986 tidak dapat diberlakukan atas merek Tergugat, mengingat penggunaan kata/istilah Versus sebagai merek dagang Tergugat yang diklaim oleh Penggugat, sarna sekali tidak dimaksudkan untuk menjiplak nama/merek asing, karena pada tahun 1994 saat Tergugat mendaftarkan mereknya, kata/istilah Versus belum terdaftar .sebagai merek asing di Indonesia, dan tidak diketahui keberadaannya oleh T ergugat, baik didalam maupun diluar negeri ; 14. Bahwa, Tergugat menolak dalil Penggugat dalam point 10 gugatannya yang mengaitkan ketentuan dalam pasal 6 bis ayat (3) Konvensi Paris yang menyatakan bahwa "No limit shall be fixed for requesting the cancellation or the prohibition of the use of marks registered or used in bad faith", karena dengan diterimanya pendaftaran merek dengan nomor-nomor pendaftaran 310053, 352782, 431190 oleh Direktorat Merek, dengan sendirinya telah menunjukkan bahwa Tergugat mempunyai itikad baik, seperti yang dipersyaratkan dalam pasal 4 Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 jo. Pasal4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001; 15. Bahwa, disamping itu Tergugat juga secara tegas membantah dan menolak dalil Penggugat selebihnya dalam point 10 mengenai pembatalan pendaftaran merek Versus milik Tergugat sesuai dengan pasal 69 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, karena pasal 69 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, pad a intinya menyatakan bahwa, "Gugatan pembatalan merek dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum", sementara merek Versus milik Tergugat sarna sekali tidak melanggar satupun dari unsur dalam pasal 69 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun Putusan Nomor Ol/Merek/2004/PN. Niaga.Jkt. Pst. ~ 15 2001 tersebut, sehingga seharusnya ketentuan pasal yang dijadikan acuan Penggugat untuk menuntut pembatalan merek Tergugat adalah ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, yang menyatakan bahwa, "Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek", bahkan ketentuan ini diperkuat dengan ketentuan dalam pasal 6 bis ayat (2) Konvensi Paris. Dengan demikian maka berdasarkan

pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, tenggang waktu bagi Penggugat untuk mengajukan pembatalan merek milik Tergugat telah habis (verjaring) sejak tahun 1999, yaitu 5 tahun dihitung sejak pertama kali Tergugat mendaftarkan merek Versus pada tahun 1994, sehingga secara hukum gugatan Penggugat wajib ditolak ; DALAM REKONPENSI 1. Bahwa, mohon agar semua dalil jawaban Tergugat dalam Konpensi sebagaimana dikemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dan terkait erat dengan dalil Tergugat dalam Rekonpensi ini ; 2. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi adalah pemegang hak atas merek Versus yang telah terdaftar dalam daftar umum merek, pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan nomor pendaftaran sebagai berikut : a. 310053 tertanggal 23 Agustus 1994, untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 25 (Bukti T -1) ; b. 352782 tertanggal 1 Pebruari 1996, untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 24 (Bukti T -2) ; c. 431190 tertanggal 30 Agustus 1999, untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 42 (Bukti T -3) ; 3. Bahwa, berdasarkan dalil Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dalam gugatan konpensinya, ternyata Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah mendaftarkan merekmerek yang mempunyai persamaan pad a pokoknya dan/atau 16 ~ Himpunan Putusan-putusan Pengadi/an Niaga: MEREK (8) keseluruhannya dengan merek Versus yang telah atas nama Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi nomor-nomor pendaftaran seperti yang disebutkan pada point 2 rekonpensi diatas ; merek-merek milik Tergugat Rekonpensi/Penggugat yang telah dan sedang didaftarkan oleh Tergugat .Konpensi di Direktorat Merek, didalilkan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat dalam gugatan Konpensi point 1 dan point 2 adalah a. b. Merek Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang telah memperoleh Sertifikat Merek : 1). Merek Versus, terdaftar dengan nomor 474687 tanggal 30 April 2001 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 09 (vide bukti P-1 dari Penggugat Konpensi), nomor 474688 tanggal 30 April 2001 untuk

melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 18 (vide bukti P-2 dari Penggugat Konpensi ); 2). Merek Versus Gianni Versace, terdaftar dengan nomor 353645 tanggal 12 Pebruari 1996 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 09 (vide bukti P-3 dari Penggugat Konpensi), nomor 325332 tanggal 6 Januari 1995 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 18 (vide bukti untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 25 (vide bukti P-25 dari Penggugat Konpensi) Merek T ergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang sedang dalam proses pendaftaran di Oirektorat Merek antara lain: 1). Merek Versus dengan nom or agenda 000-6620 tanggal 7 April 2000 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 03 (vide bukti P-6 dari Penggugat Konpensi), nom or agenda 000-6619 tanggal 7 April 2000 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 25 (vide bukti P- 7 dari Penggugat Konpensi) ; Putusan Nomor Ol/Merekl2004/PN. Niaga.Jkt. Pst. p 17 5. 6. 7 2). Merek Versus Versace dengan nomor agenda DOO- 2002001418-01424 tanggal 23 Januari 2001 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 03 (vide bukti P-8 dari Penggugat Konpensi) ; Bahwa, merek-merek milik Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi baik yang telah terdaftar dan memperoleh sertifikat merek, maupun yang sedang dalam proses pengajuan pendaftaran sebagaimana didalilkan oleh T ergugat Rekonpensil Penggugat Konpensi dalam gugatannya, sebagaimana dikutip oleh Penggugat Rekonpensi pada point 4 diatas, pada kenyataannya mempunyai persamaan pad a pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek Versus milik Penggugat Rekonpensi yang telah terlebih dahulu terdaftar dan memperoleh sertifikat merek dari Direktorat Merek sebagaimana yang telah didalilkan penggugat Rekonpensi pada point 2 Rekonpensi diatas ; Bahwa, tindakan atau perbuatan Tergugat Rekonpensil Penggugat Konpensi yang telah mendaftarkan merek-mereknya yang pad a kenyataannya mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek Versus milik Tergugat Rekonpensi adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 15

Tahun 2001. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan pasal 68 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka pendaftaran merek-merek Tergugat Rekonpensil Penggugat Konpensi tersebut sudah seharusnya dibatalkan karena bertentangan dengan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang- Undang No. 15 Tahun 2001, yaitu karena merek-merek Tergugat Rekonpensi mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau pad a keseluruhannya dengan merek Penggugat Rekonpensi yang telah lebih dahulu terdaftar sebagaimana didalilkan pada point-point sebelumnya ; Bahwa, disamping Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan pembatalan merek Tergugat Rekonpensi dalam perkara rekonpensi ini, berdasarkan pad a pasal 76 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, Penggugat Rekonpensi juga menggugat Tergugat Rekonpensi untuk menghentikan 18 4 Himpunan Putusan-putusan Pengadi/an Niaga: MEREK f8} yang berkaitan dengan penggunaan , yang pad a kenyataannya mempunyai persamaan dan/atau pada keseluruhannya dengan merek , yang telah terlebih dahulu terdaftar ; karena gugatan rekonpensi yang diajukan penggugat didasarkan pad a bukti yang tidak dapat disangkal kebenarannya secara hukum oleh Tergugat Rekonpensi, putusan dalam perkara rekonpensi ini memenuhi hukum untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu ada bantahan banding atau kasasi dari T ergugat voerbaar bij voorraad) ; Jawaban Tergugat baik dalam eksepsi dan pokok maupun gugatan rekonpensi, dengan fakta-fakta yang dan berdasarkan hukum, maka dengan ini Tergugat Rekonpensi mohon kepada yang terhormat Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta menyidangkan perkara merek ini berkenan menjatuhkan .berikut : DALAM EKSEPSI 1. Mengabulkan eksepsi T ergugat secara keseluruhan karena beralasan dan berdasarkan hukum ; 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterirna ; DALAM POKOK PERKARA 1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum ; 2. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat mengajukan pendaftaran merek Versus dengan Nomor Pendaftaran 310053 tertanggal 23 Agustus, 1994, Nomor Pendaftaran 352782 tertanggal 1 Pebruari 1996 dan Nomor Pendaftaran 431190 tanggal 30 Agustus 1999 adalah sah dan berdasarkan hukurn dan sarna

sekali tidak rnengandung itikad tidak baik, serta sarna sekali tidak rneniru rnerek Penggugat, karena rnerek Versus milik Tergugat secara hukurn telah terlebih dahulu didaftarkan di Indonesia dan memperoleh pengakuan dari Direktorat Jenderal Putusan Nomor Ol/Merek/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst. ~ 19 Hak Kekayaan Intelektual daripada merek-merek milik Penggugat; 3. Menyatakan Tergugat adalah pendaftar pertama hak atas merek Versus dengan Pendaftaran 352782 tertanggal 1 Pebruari 1996 dan Nomor Pendaftaran 431190 tanggal 30 Agustus 1999 yang wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku di Indonesia; 4. Menyatakan merek Versus milik Tergugat dengan Pendaftaran 352782 tertanggal 1 Pebruari 1996 dan Nomor Pendaftaran 431190 tanggal 30 Agustus 1999 yang telah terdaftar dalam Oaf tar Umum Merek, Oirektorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tidak dapat dibatalkan karena adanya merek-merek Penggugat tersebut ; 5. Menyatakan secara hukum bahwa merek Versus milik Tergugat dengan Pendaftaran 352782 tertanggal 1 Pebruari 1996 dan Nomor Pendaftaran 431190 tanggal 30 Agustus 1999 yang telah terdaftar didalam Oaftar Umum Merek, Oirektorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dapat dimanfaatkan dan dipergunakan untuk kepentingan usaha Tergugat ; DALAM REKONPENSI 1. Mengabulkan gugatan penggugat Rekonpensi secara keseluruhan karena sang at beralasan dan berdasarkan hukum ; 2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi yang mendaftarkan merek-mereknya Versus, Versus Gianni Versace dan Versus Versace didasari adanya itikad tidak baik dan ingin membonceng merek Penggugat Rekonpensi yang telah terlebih dahulu terdaftar dan memperoleh Sertifikat Merek dari Oirektorat Merek, Oirektorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual; 3. Membatalkan merek-merek Versus, Versus Gianni Versace dan Versus Versace yang didaftarkan oleh Tergugat Rekonpensi, karena pendaftaran merek-merek terse but bertentangan dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya, dengan merek Versus yang telah terdaftar atas nama Penggugat Rekonpensi ; 20 < Himpunan Putusan-putusan Pengadilan Niaga: MEREK (8) Rekonpensi untuk segera menghentiperbuatan yang berkaitan dengan penggunaan yang mempunyai persamaan pad a pokoknya pada keseluruhannya dengan merek Versus yang -atas nama Penggugat Rekonpensi ;

Bukti P-1 2. Bukti P-2 3. Bukti P-3 4. Bukti P-4 biaya perkara kepada Penggugat Konpensil , bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan tertanggal12 Pebruari 2004 dan Tergugat telah mengaju- 19 Pebruari 2004 ; bahwa untuk mengukuhkan dalil-dalil Gugatan tersebut diatas, maka Penggugat telah mengajukan surat berupa photo copy surat-surat yang telah dicocokkan .dan telah diberikan meterai secukupnya, bertanda ; .Fotokopi Petikan Resmi Pendaftaran Merek "VERSUS" atas nama Penggugat di bawah nomor 474687 tanggal 30 April 2001 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 09 (sesuai dengan aslinya) ; .Fotokopi Petikan Resmi Pendaftaran Merek "VERSUS" atas nama Penggugat di bawah nomor 474688 tanggal 30 April 2001 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 18 (sesuai dengan aslinya) ; .Fotokopi Sertifikat Pendaftaran Merek "VERSUS GIANNI VERSACE" atas nama penggugat dibawah No. 325332 tanggal 12 Pebruari 1996 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 09 (sesuai dengan aslinya) ; .Fotokopi Petikan resmi pendaftaran merek "VERSUS GIANNI VERSACE" atas nama Penggugat dibawah nomor 325332 tanggal 6 Januari 1995 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 18 (sesuai dengan aslinya); Putusan Nomor Ol/Merek/2004/PN. Niaga.Jkt. Pst. ~ 21 Bukti P-5 5. Bukti P-6 6. Bukti P-7 78.. Bukti P-8 9. Bukti P-9 10. Bukti P-10

11. Bukti P-11 Fotokopi pelikan resmi pendaftaran merek "VERSUS GIANNI VERSACE" atas nama Penggugat dibawah nomor 384570 tanggal 1 September 1997 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 25 (sesuai dengan aslinya) ; Fotokopi permintaan pendaftaran merek "VERSUS" alas nama Penggugat dengan nomor agenda 000-6620 tanggal 7 April 2000 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 03 (sesuai dengan aslinya) ; Fotokopi permintaan pendaftaran merek "VERSUS" alas nama penggugat dengan nomor agenda 000-6619 tanggal 7 April untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 25 (sesuai dengan aslinya) Fotokopi pendaftaran merek "VERSUS VERSACE" atas nama Penggugat dengan nomor agenda 000-2002 01418-01424 tanggal 23 Januari 2002 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 03 (sesuai dengan aslinya); Fotokopi Pelikan Resmi Pendaftaran Merek "VERSUS" alas nama Tergugat di bawah nomor 352782 tanggal 1 Februari 1996 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 24 (sesuai dengan aslinya) ; Fotokopi Petikan Resmi Pendaftaran Merek "VERSUS" alas nama Tergugat di bawah nomor 310053 tanggal 23 Agustus 1994 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 25 (sesuai dengan aslinya) ; Fotokopi Petikan Resmi Pendaftaran Merek "VERSUS" atas nama Tergugat di bawah nomor 431190 tanggal 30 Agustus 1999 untuk melindungi jenis jasa yang termasuk dalam kelas 42 (sesuai dengan aslinya) ; 22 < Himpunan Putusan-putusan Pengadi/an Niaga: MEREK (8) P-12.a: Fotokopi Sertifikat Pendaftaran Merek VERSUS atas nama Penggugat di Italia, didaftarkan di bawah No. 509539 pad a tanggal 1 Juni 1989 yang telah dilegalisasi dan dinotarisasi (sesuai dengan aslinya) ; P-12.b: Terjemahan resmi dari bukti P-12.a ; 13.a: Fotocopy Sertifikat Pendaftaran Merek VERSUS GIANNI VERSACE atas nama Penggugat di

Malaysia, didaftarkan dibawah No. 93002334 pada tanggal 12 April 1993 yang telah dilegalisasi dan dinotarisasi (sesuai dengan aslinya) ; 13.b: Terjemahan resmi dari bukti P-13.a ; Bukti P-14.a: Fotocopy Sertifikat Pendaftaran Merek VERSUS atas nama Penggugat di OMPI (Pendaftaran Internasional) didaftarkan dibawah No. R 538014 pada tanggal 1 Juni 1999 yang telah dilegalisasi dan dinotarisasi (sesuai dengan aslinya ) Bukti P-14.b: Terjemahan resmi dari bukti P-14. a ; Bukti P-15.a: Fotokopi Sertifikat Pendaftaran Merek VERSUS atas nama PENGGUGA T di Italia didaftarkan di bawah No. 520831 pada tanggal 15 Januari 1990 yang telah dilegalisasi dan dinotarisasi (sesuai dengan aslinya) ; 19. Bukti P-15.b: Terjemahan resmi dari bukti P-15.a ; 20. Bukti P-16.a: Fotokopi Sertifikat Pendaftaran Merek VERSUS GIANNI VERSACE atas nama Penggugat di Australia didaftarkan dibawah No. A514195 pad a tanggal 4 Juli 1989 yang telah dilegalisasi dan dinotarisasi (sesuai dengan aslinya); : Terjemahan resmi dari bukti P-16.a; : Fotokopi Sertifikat Pendaftaran Merek VERSUS GIANNI VERSACE atas nama Penggugat di Australia didaftarkan dibawah No. A514196 pada tanggal 4 Juli 1989 yang telah dilegalisasi dan dinotarisasi (sesuai dengan aslinya); 21. Bukti P-16.b 22. Bukti P-17.a Putusan Nomor Ol/Merek/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst. ~ 23 23. Bukti P-17.b 24. Bukti P-18.a 25. Bukti P-18.b 26. Bukti P-19.a 27. Bukti P-19.b 28. Bukti P-20 29. Bukti P-21.a 30. Bukti P-21.b 31. Bukti P-22.a 32. Bukti P-22.b 33. Bukti P-22.c 34. Bukti P-22.d 35. Bukti P-22.e Terjemahan resmi dari bukti P-17.a ; Fotokopi Sertifikat Pendaftaran Merek VERSUS

GIANNI VERSACE atas nama Penggugat di Malaysia didaftarkan di bawah No. 89/07029 pada tanggal 13 November 1989 yang telah dilegalisasi dan dinotarisasi (sesuai dengan aslinya) ; Terjemahan resmi dari bukti P-18.b; Fotokopi Sertifikat Pendaftaran Merek VERSUS GIANNI VERSACE atas nama penggugat di Malaysia didaftarkan di bawah No. 89/07029 pada tanggal 13 November 1989 yang telah dilegalisasi dan dinotarisasi (sesuai dengan aslinya) ; Terjemahan dari bukti P-19.a ; Fotokopi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 78/MEREK/2003/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 19 November 2003 (sesuai dengan aslinya) ; Fotokopi Pernyataan resmi dari Lorenzo Beltrami (sesuai dengan aslinya) ; Terjemahan dari bukti P-21.a ; Fotokopi majalah The Link (Indonesia) vol. X, No. 34 edisi 2002 (sesuai dengan fotokopi) ; Fotokopi majalah Vogue edisi April 1997 (sesuai dengan fotokopi) ; Fotokopi majalah Max (Perancis) edisi Oktober 2000 (sesuai dengan fotokopi) Fotokopi majalah WWD Italy edisi Januari 2000 (sesuai dengan fotokopi) ; Fotokopi majalah Dazed & Confused (Inggris) edisi September 2001 (sesuai dengan fotokopi) ; Fotokopi majalah Glamoer (Jerman) edisi September 2001 (sesuai dengan fotokopi) ; 36. Bukti P-22.f 24 < Himpunan Putusan-putusan Pengadi/an Niaga: MEREK (8) P-22. g: Fotokopi majalah Female (Indonesia) edisi Maret 2001 (sesuai dengan fotokopi) ; .h: Fotokopi majalah Vogue (Amerika Serikat) edisi Agustus 1996 (sesuai dengan fotokopi) ; i : Fotokopi majalah Vogue (Amerika Serikat) edisi April 1996 (sesuai dengan fotokopi) ; P-22.j : Fotokopi majalah Vogue (Amerika Serikat) edisi April 1997 (sesuai dengan fotokopi) ; -22.k: Fotokopi katalog-katalog Versus (sesuai dengan aslinya) ; I : Label-label (tag) yang dilekatkan pad a produk pakaian Versus milik penggugat (sesuai dengan aslinya) ;

.Foto kopi merek VERSUS dengan nom or pendaftaran 317318 (yang telah diperbaharui dengan No. Agenda ROO-2003-01137-01137) milik MANDOM CORPORATION telah dialihkan haknya kepada GIANNI VERSACE S.p.A pad a, '.f:' tanggal 1 Oktober 2.003, dimana .pengalihan hak In tersebut telah dlcatatkan dl Departemen r": Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek pada tanggal 19 Januari 2004 ; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban, maka Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa photo copy surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberikan meterai secukupnya, bertanda : 1. Bukti T -1 .Fotokopi Sertifikat merek Versus yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman RI, Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek sekarang Dirjen HAKI, Nomor pendaftaran : 310053 tanggal 23 Agustus 1994, kelas barang/jasa : 25 (sesuai dengan asli) ; P-23 Putusan Nomor Ol/Merek/2004/PN.Nlaga.Jkt.Pst. > 25 2. Bukti T -2 .Fotokopi Sertifikat merek Versus yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman RI, Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek sekarang Dirjen HAKI, Nomor pendaftaran 352782 tanggal 1 Pebruari 1996, kelas barang/jasa : 24 (sesuai dengan asli) ; 3. Bukti T. 1-3: Fotokopi Sertifikat merek Versus yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman RI, Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), Nomor pendaftaran : 431190 tanggal 30 Agustus 1999, kelas barang/jasa : 42 (sesuai dengan asli); Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 10 Maret 2004 dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal1 0 Maret 2004 ; Menimbang, bahwa Para pihak tidak mengajukan saksisaksinya ; Menimbang, bahwa pad a akhirnya baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan ; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka untuk selengkapnya menunjuk pad a Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan dianggap telah termasuk dalam Putusan ini ; TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI DALAM EKSEPSI Menimbang, bahwa sebelum menjawab tentang pokok perkara, Tergugat mengajukan eksepsi dengan dalil-dalil pokok sebagai berikut : 1. Gugatan Penggugat kurang pihak, karena gugatan ini tidak mengikut sertakan Direktorat Merek sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, sementara Direktorat Merek adalah instansi negara yang berwenang menjalankan ketentuan mengenai tala cara dan prosedur untuk mendapatkan hak alas merek serta menerbitkan sertifikat merek ; 26 < Himpunan Putusan-putusan Pengadi/an Niaga: MEREK (8) Penggugat obscuur libel/kabur, karena dalam posita point 3 Penggugat mendalilkan bahwa mereksebagai merek terkenal namun Penggugat tidak kriteria keterkenalan merek Penggugat ; Penggugat kadaluwarsa, karena sesuai dengan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun ditegaskan bahwa gugatan pembatalan merek hanya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal merek, sementara tenggang waktu pendaftaran Tergugat pertama kali pada tahun 1994 sedang gugatan tertanggal 8 Januari 2004, sehingga tenggang waktunya 10 tahun ; bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, telah menanggapinya dengan mengemukakan pokok , berikut : Bahwa menurut pasal 70 ayat (3) jo. Pasal 71 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, Direktorat Merek hanya melaksanakan putusan pengadilan setelah putusan tersebut diterima dan mempunyai kekuatan hukum pasti, sehingga tidak wajib disertakan dalam gugatan in; ; Bahwa pada angka 3 surat gugatan, Penggugat sudah menyampaikan mengenai keterkenalan merek Penggugat akan disampaikan nanti pada acara pembuktian, jadi gugatan Penggugat tidaklah kabur ; 3. Bahwa pad a angka 10 surat gugatan, sudah sangat jelas tertulis mengenai pasal 69 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum ; Bahwa dalam penjelasan pasal 69 ayat (2) tersebut menguraikan pengertian unsur-unsur yang bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah sarna dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam pengertian yang

bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya iktikad tidak baik; Putusan NomOrOl/Merek/2004/PN.Niaga.Jkt.pst. ~ 27 Bahwa merek-merek Tergugat VERSUS dengan nom or pendaftaran 352782, 310053 dan 431190 adalah meniru merek terkenal milik Penggugat, maka merek Tergugat tersebut dikwalifikasi sebagai pendaftaran yang beriktikad tidak baik, sehingga dapat dibatalkan tanpa batas waktu ; Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah eksepsi Tergugat tersebut beralasan menurut hukum ataukah tidak berikut ini ; Menimbang, bahwa atas eksepsi angka 1, Pengadilan berpendapat bahwa Direktorat Merek tidak perlu diikutsertakan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam gugatan aqua, karena Direktorat Merek hanya melaksanakan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (pasal 70 ayat (3) jo. Pasal 71 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek) ; Bahwa lagi pula goal penentuan siapa-siapa saja yang akan digugat sesuai hukum acara perdata adalah sepenuhnya hak dari Penggugat; Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, maka eksepsi angka 1 tersebut dipandang tidak berdasarkan hukum; Menimbang, bahwa tentang eksepsi angka 2 dan angka 3, pada hemat Pengadilan sudah memasuki materi perkara yang nanti akan diuji dan dibuktikan melalui alat-alat bukti tersebut apakah terbukti ataukah tidak ; Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi angka 2 dan angka 3 tersebut bukanlah termasuk pada alasan-alasan eksepsi menurut hukum acara perdata, oleh karena itu eksepsi-eksepsi ini tidak berdasarkan atas hukum ; Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, maka semua eksepsi Tergugat dipandang tidak berdasarkan atas hukum, dan patut ditolak semuanya ; DALAMMen iPmObaKnOg~~K, PbEahRwKaA RmAaksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terse but diatas ; 28 ~ Himpunan Putusan-putusan Pengadi/an Niaga: MEREK (8) bahwa dalam gugatannya tersebut, Penggugat merasa berkeberatan telah adanya pendaftaranmerek Tergugat VERSUS dengan nomor-nomor : 1 Pebruari 1996, nom or 310053 pada tanggal pada tanggal 30 Agustus 1999, persamaan pada pokoknya dengan merek-merek yang sudah terkenal : VERSUS, VERSUS GIANNI VERSUS VERSACE, yang dilakukan oleh Tergugat

baik, hendak membonceng pada keterkenalan Penggugat untuk menikmati keuntungan dengan sehingga pendaftaran merek-merek Tergugat terse but , bahwa atas dalil pokok Penggugat tersebut, telah membantahnya dengan mengemukakan pokok bahwa Tergugat dengan iktikad baik mendaftarkan merek nomor-nomor pendaftaran tersebut. Pada saat itu VERSUS merek baru yang belum pernah didaftarkan di Indonesia bahkan oleh Penggugat sekalipun Direktorat Merek mengabulkan permohonan Tergugat , Menimbang, Putusan Nomor Ol/Merek;2004/PN. Niaga.Jkt. Pst. ~ 29 bahwa selanjutnya Pengadilan akan apakah gugatan Penggugat ini telah memenuhi pasal 68 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, menyatakan gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan dalam pasal 4, 5 atau pasal 6 ; Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat ternyata : -Bahwa merek VERSUS atas nama Penggugat telah terdaftar dibawah No. 474687 tanggal 30 April 2001 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 09 (bukti P-1) ; -Bahwa merek VERSUS atas nama Penggugat telah terdaftar dibawah nom or 474688 tanggal 30 April 2001, untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 18 (bukti P-2) ; -Bahwa merek VERSUS GIANNI VERSACE atas nama Penggugat telah terdaftar dibawah nomor 353645 tanggal 12 Pebruari 1996 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 09 (bukti P-3) ; -Bahwa merek VERSUS GIANNI VERSACE atas nama penggugat telah terdaftar dibawah nomor 35332 tanggal 6 Januari 1995 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 18 (bukti P-4) ; -Bahwa merek VERSUS GIANNI VERSACE atas nama penggugat telah terdaftar dibawah nomor 384570 tanggal 1 September 1997 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 25 (bukti P-5) ; -Bahwa merek VERSUS atas nama Penggugat telah diajukan pendaftarannya dengan nomor agenda 000-6620 tanggal 7 April 2000 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 03 (bukti P-6) ; -Bahwa merek VERSUS atas nama penggugat telah diajukan pendaftarannya dengan nom or agenda 000-6619 tanggal 7

April 2000 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 25 (bukti P- 7) ; -Bahwa merek VERSUS VERSACE atas nama Penggugat telah diajukan pendaftarannya dengan nomor agenda 000-2002 01424 tanggal 23 Januari 2002 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 03 (bukti P-8) ; Menimbang, bahwa berikutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah merek Penggugat VERSUS, VERSUS GIANNI VERSACE dan VERSUS VERSACE sebagai merek terkenal ; 30 < Himpunan Putusan-putusan Pengadi/an Niaga: MEREK (8) bahwa yang disebut dengan merek terkenal adalah yang sudah dikenal meluas oleh masyarakat yang reputasi yang diperolehnya karena produksi yang oleh pemiliknya yang diikuti dengan bukti , bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-13. a. b, P-14. a. b, P-15. a. b, P-16. a. b, P-17. a. b, ternyata bahwa merek Penggugat VERSUS, VERSUS VERSACE dan VERSUS VERSACE telah terdaftar di negara yaitu Indonesia, Italia, Malaysia, aMPI bahwa berdasarkan bukti P-22 ternyata bahwa Penggugat tersebut telah dilakukan promosi yang besa, r-besaran .nbeagike rdi i maj;alah, tabloid, katalog, maupun bahwa berdasarkan alasan-alasan terse but diatas, berpendapat bahwa merek-merek Penggugat tersebut bahwa dari bukti P-9, P-10 dan P-11 atau bukti Tdan T -3 terbukti fakta bahwa Tergugat telah mendaftarkan atas nama Tergugat dibawah nomor 352782 1 Pebruari 1996 untuk melindungi jenis barang yang dalam kelas 24, dibawah nomor 310053 tanggal 23 1993 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam 25 dan dibawah nom or 431190 tanggal 30 Agustus 1999 termasuk dalam kelas 42 ; Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan hukum dalam gugatan ini sehingga ia mengajukan gugatan pembatalan merek-merek atas nama Tergugat ; Menimbang, bahwa kemudian perlu dipertimbangkan apakah merek milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat ; Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 6 Undang- Undang No. 15 Tahun 2001, yang dimaksud dengan persamaan Putusan Nomor Ol/Merek/2004/PN. Niaga.Jkt. Pst. ~ 31 pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik

mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi maupun ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 diperbandingkan dengan bukti P-9 sampai dengan bukti P-11 atau T -1 sampai dengan T -3, Pengadilan berpendapat bahwa ternyata terdapat persamaan pad a pokoknya antara merek VERSUS, VERSUS GIANNI VERSACE dan VERSUS VERSACE milik Penggugat dengan merek-merek VERSUS milik Tergugat baik didalam hal bentuk huruf, cara penempatan, cara penulisan ataupun kombinasi antara unsur-unsur dan persamaan bunyi ucapan ; Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pendaftaran merek-merek VERSUS milik Tergugat didasari adanya iktikad tidak baik ; Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 4 Undang- Undang No. 15 Tahun 2001, Pemohon yang beriktikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pad a pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen ; Menimbang, bahwa Penggugat telah menggunakan merek dengan kata VERSUS sejak tahun 1989 dibeberapa negara dan di Indonesia sejak 6 Januari 1995 ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 sampai dengan P-10 atau T -1 sampai dengan T -3, Tergugat telah mendaftarkan merek VERSUS yang merupakan produk dari perusahaan Tergugat yang didirikan di Indonesia atas nama Sutedjo (WNI) ; Menimbang, bahwa dengan berpedoman pad a Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1986 No. 220/Panitia Kreditur/Perd/1986 (Perkara Nike), bahwa Warga Negara Indonesia yang memproduksi barang-barang buatan Indonesia wajib menggunakan nama-nama merek yang jelas menampakkan identitas 32 < Himpunan Putusan-putusan Pengadilan Niaga.. MEREK (8) menggunakan yang mirip apalagi menjiplak nama merek aging. pendaftaran merek yang mempunyai persamaan secara atau persamaan pad a pokoknya dengan merek orang yang lebih dulu jelas merupakan perbuatan yang beriktikad dengan tujuan membonceng pada ketenaran nama yang telah terkenal tersebut ; Menimbang, bahwa hingga kini belum ada Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 yang mengatur persyaratan tertentu bagi barang dan jasa yang tidak sejenis yang mempunyai persamaan pada pokoknya

atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain, maka dalam perkara ini Pengadilan memberlakukan ketentuan pasal 16 ayat (3) Perjanjian TRIPs karena Indonesia telah meratifikasi perjanjian ini melalui Undang-Undang No.7 Tahun 1994 Menimbang, bahwa pasal 16 ayat (3) Perjanjian TRIPS menyatakan bahwa secara mutatis mutandis ketentuan pasal 6 big Konvensi Paris akan berlaku untuk barang-barang atau jasa-jasa yang tidak sejenis dengan ketentuan bahwa pemakaian merek atas benda-benda atau jasa-jasa yang bersangkutan akan memberi indikasi adanya hubungan antara barang-barang atau jasa-jasa dengan pemilik merek terkenal dan pemilik merek tersebut ; Menimbang, bahwa oleh sebab merek VERSUS, VERSUS GIANNI VERSACE dan VERSUS VERSACE milik Penggugat adalah sebagai merek yang terkenal sedangkan merek-merek VERSUS milik Tergugat mempunyai persamaan pad a pokoknya untuk barang sejenis maupun tidak sejenis, maka penggunaan merek VERSUS milik Tergugat dapat memberi kesan seolah-olah barang-barangl jasa jasa yang menggunakan merek Tergugat tersebut mempunyai hubungan atau berasal dari Penggugat, sehingga bisa mengecoh konsumen produk bermerek kata VERSUS; Menimbang, bahwa atas dasar uraian-uraian tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa pendaftaran merek-merek VERSUS oleh Tergugat dilakukan dengan iktikad tidak baik oleh karena itu terdapat cukup alasan menurut hukum untuk membatalkan pendaftaran merek-merek VERSUS milik Tergugat tersebut ; Putusan NomorOl/Merek/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst. ~ 33 Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan pembatalan merek ini didasarkan pada adanya unsur iktikad tidak baik dari T ergugat, maka gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu (pasal 68 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001) ; Menimbang, bahwa alas dasar segala pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh petitum gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan semua ; Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada pad a pihak yang kalah maka ia harus dihukum membayar biaya perkara ini ; Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; DALAM REKONPENSI Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonpensi ini Tergugat Konpensi menjadi penggugat Rekonpensi dan Penggugat Konpensi menjadi Tergugat Rekonpensi ; Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi adalah seperti tersebut dimuka ; Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonpensi, pad a intinya Penggugat Rekonpensi mendalilkan perbuatan Tergugat Rekonpensi

yang telah mendaftarkan merek-mereknya VERSUS, VERSUS GIANNI VERSACE dan VERSUS VERSACE pad a Direktorat Merek didasari adanya iktikad tidak baik dari Tergugat Rekonpensi yang ingin membonceng merek Penggugat Rekonpensi, dan menuntut agar merek-merek Tergugat Rekonpensi tersebut dibatalkan pendaftarannya karena bertentangan dengan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek; Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan gugatan Rekonpensi ini, Pengadilan mengambil oper seluruh pertimbangan hukum dalam putusan Konpensi dan dianggap termuat sepenuhnya disini ; Menimbang, bahwa dalam putusan atas gugatan Konpensi telah dipertimbangkan bahwa Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi yang beriktikad tidak baik dalam mendaftarkan merek-merek VERSUS alas nama Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi, 34 ~ Himpunan Putusan-putusan Pengadi/an Niaga: MEREK(B) oleh karena mana maka pendaftaran merek-merek VERSUS atas nama Tergugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi harus dibatalkan ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Rekonpensi ini dipandang tidak berdasarkan atas hukum, dan haruslah ditolak ; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi ditolak, maka Penggugat Rekonpensi berada pada pihak yang kalah, sehingga patut dihukum untuk membayar biaya perkara dalam gugatan Rekonpensi sebesar Nihil; Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; MENGADILI DALAM KONPENSI DALAM EKSEPSI -Menolak eksepsi Tergugat tersebut ; DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang berhak atas merek-merek terkenal VERSUS, VERSUS GIANNI VERSACE dan VERSUS VERSACE di wilayah Republik Indonesia untuk membedakan hasil produksi Penggugat dengan hasil produksi pihak lain; 3. Menyatakan merek-merek Tergugat VERSUS dengan nomornomor pendaftaran 352782,310053 dan 431190 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek-merek terkenal VERSUS, VERSUS GIANNI VERSACE dan VERSUS VERSACE milik Penggugat ; 4. Menyatakan tindakan Tergugat mengajukan pendaftaran merek-merek VERSUS dengan nomor pendaftaran 352782, 310053 dan 431190 mengandung iktikad tidak baik, karena meniru merek-merek terkenal milik Penggugat ;

5. Menyatakan batal merek-merek Tergugat VERSUS dengan nom or pendaftaran 352782, 310053 dan 431190 dalam Daftar Putusan NomOrOl/Merek/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst. ~ 35 Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya ; 6. Memerintahkan Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek untuk membatalkan dengan cara mencoret merek-merek VERSUS dengan nomor pendaftaran : 352782, 310053 dan 431190 dari Daftar Umum Merek sekaligus mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek ; DALAM REKONPENSI -Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ; DALAM KONPENSI/DALAM REKONPENSI -Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pad a hari SELASA tanggal 23 Maret 2004 yang terdiri atas SURIPTO, SH selaku Hakim Ketua Majelis, H. SUGITO, SH. MHum dan AGUS SUBROTO, SH. MHum masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 24 Maret 2004 oleh Ketua Majelis bersama Para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh RA VITA UNA, SH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis, ttd. ttd. H. SUGITO, SH. MHum SURIPTO, SH. ttd. AGUS SUBROTO, SH. MHum Panitera Pengganti, ttd RAVITA UNA, SH. 36 4 Himpunan Putusan-putusan Pengadi/an Niaga: MEREK (8)